Согласно ст.20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» любое посягательство на права владельца свидетельства, считается нарушением прав владельца свидетельства, что влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.
Таким нарушением должны признаваться действия со стороны любого лица, которое не имеет права, но применяет зарегистрированную торговую марку или обозначение сходное с ним до степени смешения на товарах и при предоставлении услуг, для которых ее зарегистрировано, на упаковке товаров, в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, во время показа экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Украине, в проспектах, счетах, на бланках и в другой документации связанной с введением указанных товаров и услуг в хозяйственный оборот на территории - Украина.
По требованию владельца свидетельства в Украине такое нарушение должно быть прекращено на территории - Украина, а нарушитель обязан возместить владельцу свидетельства причиненные убытки. Также требовать восстановления нарушенных прав владельца свидетельства в Украине может лицо, которое приобрело лицензию, если иное не предусмотрено лицензионным договором.
Таким образом Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» обязывает нарушителя возместить владельцу свидетельства убытки. Одновременно в ст. 1 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» определяет, что торговая марка это «обозначение, по которым товары и услуги одних лиц отличаются от однородных товаров и услуг других лиц». Из этого определения следует, что основной функцией знаков является индивидуализация производимой продукции и предоставляемых услуг, индивидуализация и защита интересов добросовестных производителей.
C точки зрения О.А. Пидопригоры «одним из институтов личных неимущественных прав является право на неимущественные блага воплощены в самой личности, разновидностью которых является право на товарный знак (знак обслуживания)». Уже с самого факта неправомерного использования товарного знака, следует нарушение законных неимущественных прав и наличие морального (неимущественного) вреда.
Для защиты исключительного права на знак владелец должен доказать, что его права были нарушены в любой из районов (областей) Украины: будь то в г.Киев, или в г.Донецк, или в г.Харьков, или г.Днепропетровск и т.д. . Таким образом, установление факта использования является необходимым условием при доведении нарушения прав.
Обозначение, используемое нарушителями представляет из себя воспроизведения торговой марки, которая охраняется. И в зависимости от степени воспроизведения различают такие формы незаконного использования, как контрафакция (подделка) и имитация.
Под контрафакцией понимают обычно тождественные воспроизведение товарного знака, всех ее элементов - как основных так и второстепенных. Но на практике иногда под контрафакцией считают и не полное копирование, которое может сводиться в воспроизведении только основных частей торговой марки, которые составляют фактически ее основное содержание. Также, это неполное копирование может сводиться к воспроизведению основных частей торговой марки, но с внесением в них незначительные изменения, которые делают торговую марку практически неотличительной от первоначальной. Такой вид контрафакцией является наиболее распространенным.
Изменения, которые вносят в поддельную торговую марку могут быть разные по своему характеру: они могут представлять собой некоторые модификации основного слова в словесной торговой марке путем сокращения или добавление к ней букв, слогов при сохранении близкого сходства в фонетическом звучании (ASTON - ESTON; DALSO -- DELSO; KOMSTAR - KOMBISTAR [3, с. 74]); перевод слов или их фонетическую транслитерацию (ФАКІР - FAKIR; ПИНГВИН - PINGOUIN; САХАРА - SAHARA [9, с. 74]); добавление к сильным элементов обозначения слов, удостоверяющих подражания-"тип", "фасон"; выделение сильной стороны (LEPTADENT, LEPTANOR, LEPTAKON, LEPTALON [3, с. 74]) и т.д.
Другая форма нарушения - это имитация. При имитации происходит не тождественны (в целом или наиболее важных элементов), а близкое (похоже) воспроизведение товарного знака. Изменения, вносимые при этом в оригинальную торговую марку, в этом случае, бывают более существенны, чем при подделке. Именно это позволяет якобы создавать видимость использование собственной торговой марки, которая не затрагивает чужие права, и в это же время пользоваться хорошей репутацией оригинальной торговой марки в силу легкого с ней смешивания, т.е. тем самым получать коммерческие преимущества. Например, «НАШ ПОКОЙ-ВАШ СПОКОЙСТВИЕ; НАШЕ РАДИО - ВАШЕ РАДИО; NICEFACE (милое лицо) - ANGELFACE (ангельское лицо)» [3, с. 76], которые используются для одних и тех же товаров или услуг.
Нужно заметить, что хотя подделка (контрафакция) и имитация различаются между собой, но все же проведение четкой границы между подделкой в виде модифицированного копирование и имитацией как подобного повторения на практике вызывает трудности, о чем свидетельствует разнообразие и противоречивость в Украине судебных решений . Но многолетняя судебная практика различных стран наработала некоторые общие приемы выявления схожести торговых марок, хотя основное значение в каждом отдельном случае должно предоставляться конкретным обстоятельствам дела.
Сходство торговой марки устанавливают путем сравнения поддельного обозначения с обозначением, которое охраняется. При этом способы, применяемые вытекали из одного источника, который приняли суды для оценки сходства - взгляд покупателя. Отсюда первый и определяющим все остальные методы являются обращение к условной фигуры среднего потребителя. Действительно, торговые марки, используемые в обращении адресованные потребителю для "узнавания" им товара определенного предприятия том сравнительная оценка суд дает субъективно, исходя из того впечатления, которое эти обозначения могли бы на него произвести.
Обращение к гипотетическому среднего потребителя порождает вопрос о том, каковы его оценочные возможности. Суды считают, что психологические особенности массового потребителя как бы отражаются в возможностях среднего потребителя, которые характеризуются средним культурой, соответствующим средним уровнем воспитания, который определяет средний интерес к окружающим предметам, и соответственно средней к ним внимания.
Поэтому, сравнивая торговые марки, суды исходят из таких подходов: какое впечатление они могли бы сделать на потребителя;
1) могут или нет они быть смешаны. Суд при этом учитывает:
a) что потребитель обычно не имеет возможности одновременно сравнивать знаки, используемые для аналогичных изделий;
b) потребитель делает это с разрывом во времени. Полагаясь только на свой опыт и память (часто не точное), которая содержит наиболее общие представления о предмете.
Сравнение по памяти порождает два других приема, которые используют суды:
- Оно проводится по сходству, а не по различиям элементов;
- Значение придается лишь наиболее ярким характерным чертам торговой марки, другими словами тому, что может быть запамьятовано.
Использование этих правил объясняется психологией человека. Обозначения создается нарушителем в уподобление знака, который уже используется, с акцентом на известные элементы, которые позволяют потребителю принять его за оригинальной торговой марки. Потребитель, не имея цели специально изучать детали торговой марки, при обычно беглом с ним ознакомлении прежде всего воспринимает лишь общие, уже может быть известны его черты. Поэтому, если в процессе сравнения по памяти будет выяснено, что торговая марка может оставить у потребителя впечатление сходства по основным характерным элементам, факт нарушения будет признан. Отсутствие нарушения характеризуется значительным различием обозначений, которое может быть замечено средним потребителем.
Также для установления нарушения в Украине, кроме сравнения двух торговых марок, имеет выясняться другой вопрос - об идентичности или однородности маркированных изделий. Использование одного и того же или похожего знака до различных товаров сомнений в законности использования почти не вызывает. Сложнее решается вопрос об использовании знака к изделиям, разница которых невелика. Поэтому, решая споры в Украине о нарушении прав, суды должны определять границы использования обозначения-круг охватываемых правом на торговую марку изделий, решая при этом вопрос об их однородность. Как однородные (подобные) могут рассматриваться не только товары, но товары и услуги, если относятся к одной сферы деятельности и могут иметь один источник происхождения.
Необходимо также отметить, что как уже отмечалось ранее, сравнение должно проводиться между обозначениями разных видов - словесными, изобразительными, комбинированными, если они содержат в себе одну и ту же идею, один и тот же образ. Например, рисунок голубого дельфина и словосочетание "голубой дельфин"; фотография шапки Мономаха - «шапка Мономаха».
Примером рассмотренного выше может быть дело, которое касалось незаконного использования названия «Анестезол» и «Бетиол» для лекарственных препаратов.
АО «Лекхим» (истец) обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о незаконном использовании торговой марки (дело № 20/10). В исковом заявлении истец указал, что он в установленном законом порядке зарегистрировал четыре торговые марки: «Анестезол» (свидетельство Украины № 14990), «Anasesolum» (свидетельство Украины № 14991), «Бетиол» (свидетельство Украины № 14993), «Brtiolum» (свидетельство Украины № 14992). Торговые марки зарегистрированы для товаров 5-го (обезболивающие, спазмолитини средства, лекарства для человека, фармацевтические препараты) и услуг 42-го (консультирование по вопросам фармацевтики, реализации товаров 5-го классов) класса МКТУ [2, с.393].
Истцу стало известно, что ООО «Мітекс» (ответчик), осуществляя хозяйственную деятельность, распространяет лекарственные средства под названиями «Анестезол» и «Бетиол», причем истец не давал ответчику разрешения на их использование [2, с.393].
При рассмотрении дела было установлено, что ответчик осуществляет реализацию лекарственных средств под вышеупомянутыми названиями, зарегистрированными истцом как знаки для товаров и услуг, о чем получены соответствующие свидетельства. Ст.20 Закона Украины «Об охране прав на знак для товаров и услуг» предусматривает, что нарушение прав владельца, указанных в ст . 16 Закона, влечет ответственность согласно действующему законодательству и по требованию последнего указанное нарушение должно быть прекращено [2 , с.393].
Требования истца суд признал обоснованными, и ООО «Митэк» было обязано прекратить нарушения прав АО «Лекхим» как владельца свидетельств на товарные знаки № № 14990, 14991, 14992, 14993 [2, С.394].
Обобщая вышесказанное можно сделать следующие итоги:
1) правонарушением товарного знака признается подделка или имитация обозначения по трем критериям, а именно фонетики; графики; семантики;
2) владельцу торговой марки, прежде чем начать судебное преследование нарушителя, нужно ответить на несколько вопросов: - Стоит ли игра свеч? - Сможет ли он победить:
а) опираясь на достаточность финансовых ресурсов;
б) опираясь на достаточность интеллектуальных ресурсов;
в) в том случае, когда ответчик (правонарушитель) подаст встречный иск о признании регистрации этого товарного знака недействительной.
Выводы о судебной защите в Украине прав ТМ:
1. Правонарушением товарного знака признается подделка или имитация обозначения по трем критериям, а именно фонетики; графики; семантики;
2. Владелец торговой марки, прежде чем начать судебное рассмотрение дела о нарушении его прав, обязательно нужно сопоставлять потраченное время и полученные экономические выгоды.
Список литературы:
1. Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.03 г.
2. Дробязко В.С., Дробязко Р.В. Право интеллектуальной собственности: Учеб. пособие - Киев: Юринком Интер, 2004.-512 с.
3. Левичева О.Д Экспертиза объектов промышленной собственности: заявки на знак для товаров и услуг (торговую марку) и квалифицированного указания происхождения товара и / или права использование зарегистрированного квалифицированного указания происхождения товара. - М.: Ин-т др. тел. собственность. И права, 2006. - 128 с.
4. Об охране прав на знаки для товаров и услуг: Закон Украины от 14.12.93 № 3689-XII с изменениями от 22.05.03г.
5. Гражданский кодекс Украины: Принят 16.01.2003 г. - Киев: Истина, -368 с.
6. Гражданский процессуальный кодекс Украины 18.03.2004.
